Het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom – dat instaat voor de registratie van merken, tekeningen en modellen – kan nu ook zelf een merk nietig of vervallen verklaren. Die nieuwe administratieve procedure staat naast de al bestaande rechterlijke procedure. Andere nieuwigheid is de uitbreiding van de oppositiegronden.
Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), kortweg BVIE, bevat een uniforme regeling voor merken, tekeningen of modellen op het grondgebied van de Benelux. Het Benelux-Bureau in Den Haag staat in voor de registratie van merken, tekeningen en modellen. Zijn bevoegdheid wordt nu uitgebreid.
Een protocol van 16 december 2014 heeft het BVIE gewijzigd. Ons land heeft het protocol al goedgekeurd in 2016, maar het is pas nu – sinds 1 juni 2018 – in werking. De wijzigingen gaan over de oppositie én de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring en vervallenverklaring. Twee praktisch belangrijke wijzigingen die houders van oudere merken of andere belanghebbenden meer mogelijkheden geven om zich tegen het depot van een merk te verzetten of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten.
Tot nu zijn de oppositiegronden vrij beperkt: de houder van een oudere merkinschrijving kan zich enkel verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk als dit identiek of overeenstemmend is en voor identieke of soortgelijke waren of diensten is gedeponeerd. Maar voortaan kan de houder van een ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet zich ook verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten.
Wie zich wil verzetten tegen een ingeschreven merk kan voortaan een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring instellen bij het Benelux-Bureau zelf. Er zijn absolute nietigheidsgronden die door iedere belanghebbende kunnen ingeroepen worden en relatieve nietigheidsgronden die enkel de deposant of houder – of de licentiehouder – van een ouder merk kan inroepen.
Die nieuwe administratieve procedure komt niet in de plaats van de nietigheid die of het verval dat men kan vorderen bij de rechter. Beide procedures staan naast elkaar.
De nieuwe procedure bij het Benelux-Bureau zal naar verwachting vooral gebruikt worden in die gevallen waarin nog geen conflict over het gebruik van een merk bestaat, maar een derde er wel een belang bij heeft om de inschrijving uit het register verwijderd te zien. Bijvoorbeeld om te vermijden dat een inschrijving hem later kan worden tegengeworpen.
De beslissing van het Benelux-Bureau over de nietigverklaring of vervallenverklaring van de merkinschrijving kan zelf aangevochten worden bij het Benelux-Gerechtshof.
Bron: Wet van 16 augustus 2016 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014, BS 19 juli 2018